By: Attorney Roxana Condarco Ballon
La marca es un bien inmaterial de gran importancia dentro de la actividad económica, puesto que ayuda a diferenciar e identificar el origen empresarial de bienes o servicios. Hoy en día, debido a la globalización y a la acelerada era digital, especialmente en esta última década, resulta esencial prestar atención a las marcas no tradicionales, que a su vez se clasifican en dos tipos: marcas visuales y marcas no visuales. Está última categoría apela a los sentidos del oído, olfato, tacto e incluso del gusto, siendo el resultado directo de los avances tecnológicos y el desarrollo del marketing sensorial. Las personas tienden cada vez más a prestar menos atención a la publicidad tradicional, en parte por la saturación en los medios convencionales. Por esta razón, el área de marketing ha ideado nuevas formas de captar la atención del público consumidor, buscando ofrecer al usuario una experiencia única que lo motive a adquirir los productos o servicios, y a su vez, incrementar el conocimiento de su marca a través de todos los sentidos.
En el régimen marcario nacional y en el de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), conformada por Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, resulta controversial si las marcas no visuales reciben la correspondiente protección jurídica. Esto se debe a que presentan obstáculos para ser reconocidas y empleadas en su totalidad en varios ordenamientos jurídicos, lo que ha desmotivado el uso de este tipo de marcas debido a la complejidad de su registro. La Decisión 486 de la CAN establece en el Artículo 134, además de la importancia de la distintividad como elemento esencial para el registro de un signo como marca, que podrán registrarse aquellos signos susceptibles de representación gráfica. También, en el mismo artículo, dispone una lista enunciativa de aquellos signos que pueden constituirse como marca, refiriendo a cuatro tipos de marcas no tradicionales (sonidos, olores, colores, y forma de los productos, sus envases o envolturas).
A priori, podría concluirse que el problema radica en que la normativa andina solamente permite registrar una limitada cantidad de marcas no tradicionales, dejando de lado las marcas holográficas, marcas en movimiento, marcas de posición, marcas gestuales, marcas gustativas y marcas táctiles. Sin embargo, existe un trasfondo más profundo que impide el registro de este tipo de marcas y que debe superarse preliminarmente: no se trata de qué tipos de marcas no tradicionales pueden o no ser registradas, sino de cuáles son los elementos esenciales que deben cumplirse para su registro.
Por ello, a pesar de que el régimen marcario incluye algunas marcas no visuales, la controversia persiste alrededor de la representación gráfica como requisito indispensable que entorpece el registro de este tipo de marcas. Actualmente, existe una vulneración al derecho a la seguridad jurídica, ya que al exigir que el signo se reproduzca de alguna forma para cumplir el requisito de representación gráfica, se requiere una percepción visual de la que carecen las marcas no visuales. Esto es así porque, evidentemente, estas marcas son percibidas por sentidos distintos a la vista. Los tipos de representación más comunes (descripción en palabras, fotografías, muestras del objeto, reproducción digital, grabación sonora o video), si bien parecen una solución, resultan ser una solución forzada e insuficiente para percibirlos en su plenitud en algunos casos, como las marcas olfativas, táctiles o gustativas. En este sentido, es preciso que el régimen marcario andino y, por ende, el régimen marcario nacional, adecúen su normativa a la realidad social y al avance tecnológico.
Por su parte, el Tribunal de Justicia de la CAN, en algunas interpretaciones prejudiciales, ha reconocido la representación gráfica como elemento conceptual para el registro de una marca no tradicional, mientras que en otros pronunciamientos solo menciona la aptitud distintiva como único componente conceptual, generando con esto una mayor ambigüedad. En la práctica, los países miembros del Pacto Andino permiten registrar determinados signos no tradicionales como marcas, siempre y cuando cumplan con el carácter distintivo y la representación gráfica, sin determinar de manera clara y explícita qué implica la representación gráfica para las marcas no visuales.
Por otra parte, la doctrina también presenta diversas opiniones respecto a lo que implica la representación gráfica. José Manuel Otero Lastres sustenta que, en lugar de forzar la representación gráfica de las marcas no visuales, la ley debería permitir que el signo distintivo sea representado únicamente mediante reproducciones perceptibles por los sentidos de la vista y del oído, hasta que existan los avances tecnológicos que permitan realizar representaciones perceptibles por medio de los sentidos del olfato y del gusto.[1] En cambio, Blanca Torrubia Chalmeta, manifiesta que se debería permitir una mayor flexibilidad en los medios de representación, acorde al régimen marcario europeo actual, es decir, una representación perceptible por cualquiera de los sentidos, siempre y cuando la reproducción sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.[2]
Respecto a lo señalado por la autora Torrubia, es preciso indicar que, hasta el año 2015, el régimen marcario europeo fue similar en cuanto al requisito de la representación gráfica. No obstante, a partir del Reglamento 2015/2424 de 16 de diciembre de 2015, se eliminó este requisito del régimen marcario por considerar que un signo debe ser representado: “… de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.” Esto se hizo con el fin de: “…permitir una mayor flexibilidad y garantizar al mismo tiempo una mayor seguridad jurídica en cuanto a los medios de representación de marcas…”[3] Tómese en cuenta que han pasado aproximadamente diez años desde este cambio sustancial en el régimen marcario europeo para las marcas no tradicionales, sin que se haya producido uno similar en el régimen marcario andino. Esto mantiene en tela de juicio la seguridad jurídica del régimen marcario de las marcas no visuales.
En conclusión, para garantizar la seguridad jurídica de las marcas no visuales, el régimen marcario andino y, por ende, el régimen marcario nacional, deben modificar el requisito sine qua non de representación gráfica para el registro de las marcas no visuales. Esto se debe a que, por su propia naturaleza, no siempre pueden ser representadas gráficamente de forma completa, ya que esta clase de signos se caracteriza esencialmente por las sensaciones que provoca mediante una superficie, olor, sabor o sonido, y no por su apariencia. Por ello, es imperioso que se establezcan lineamientos claros para el proceso de registro de las marcas no tradicionales: en el caso de las marcas visuales no existe mayor discusión respecto a la representación gráfica, pero el caso de las marcas no visuales requiere de una evolución que se adecúe a las particularidades de cada una.
[1] José Manuel Otero Lastres, “La representación de la marca en las propuestas comunitarias”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, No. 33 (2013)
[2] Blanca Torrubia Chalmeta, “El requisito de la representación gráfica: un límite de acceso al registro para las marcas no visuales”, Actas de derecho industrial y derecho de autor, No.32 (2012)
[3] Consideración No. (9) del Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015