La marca es una de las figuras comprendidas dentro de la rama de la propiedad Industrial, que a su vez forma parte de la disciplina jurídica de la propiedad intelectual.
Para entrar en el tema que nos ocupa, empecemos por definir que es la marca. Para ello citamos lo que dice al respecto la Decisión 486, Norma Andina que regula el régimen de la Propiedad Industrial en el Área Andina, es decir en Bolivia Ecuador, Perú y Colombia desde el año 2000. Esta norma de carácter andino, textualmente señala en su artículo 134:
A EFECTOS DE ESTE RÉGIMEN CONSTITUIRÁ MARCA CUALQUIER SIGNO QUE SEA APTO PARA DISTINGUIR PRODUCTOS O SERVICIOS EN EL MERCADO. PODRÁN REGISTRARSE COMO MARCAS LOS SIGNOS SUSCEPTIBLES DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA. LA NATURALEZA DEL PRODUCTO O DE SERVICIO AL CUAL SE HA DE APLICAR UNA MARCA EN NINGÚN CASO SERA OBSTÁCULO PARA SU REGISTRO.
Ante esta definición téngase en cuenta que las marcas desde una perspectiva económica poseen diversas funciones, básicamente distinguen productos y servicios, señalan origen empresarial, indican calidad, realizan una función publicitaria y condensan imagen, desarrollando también una función comunicativa transmitiendo así él origen empresarial, calidad y reputación de los productos y servicios.
A través de estas funciones, los consumidores pueden obtener la información necesaria para elegir entre la variedad y multiplicidad de productos ofertados en el mercado. Esto teniendo en cuenta que la marca, no es solamente un signo, sino que este se relaciona con productos y servicios determinados a los cuales distingue. Es así que se concluye que la esencia de la marca es su carácter distintivo, el cual definitivamente le permite disfrutar de la protección que el ordenamiento jurídico le otorga. No obstante, téngase en cuenta que para que una marca tenga el carácter distintivo necesario, requiere otro elemento, como es el mercado donde los consumidores tendrán la posibilidad de dar a la marca el valor de la misma, persiguiendo, esto es, que los consumidores diferencien los productos o servicios. Es el mercado donde la marca cobra vida en cuanto a tal, es en ese mercado en el que los consumidores, añadiendo el concepto psicológico, en la unión signo-producto que la marca adquiere un sentido propio.
La sola creación de un signo no faculta por sí solo, tener un monopolio sobre el signo en el mercado. Esto teniendo en cuenta que la marca se destina fundamentalmente a distinguir productos y servicios en el mercado y el no cumplir con esa función invalida su razón de ser. El derecho sobre el signo distintivo, a diferencia de lo que puede suceder en materia de derechos de autor o bien el campo de las patentes, la autoridad correspondiente, no otorga un premio o incentivo al creador, solo se le otorga al empresario o dueño de negocio para que pueda diferenciar sus productos o servicios, obteniendo con ello que el consumidor, pueda diferencia e identificar su calidad y origen.
Es así que la autoridad que concedió el registro sobre las marcas, velará que el mercado esté libre de marcas que no son utilizadas, permitiendo así el ingreso de nuevos signos, otorgando un espacio a la libertad empresarial y de algún modo, disminuyendo la cantidad enorme de marcas que se mantienen vigentes y que no son usadas. De lo que se concluye que una marca para mantener su vigencia, tiene que ser usada
El uso obligatorio de la marca se da como un mecanismo a través del cual la marca registrada se consolida como bien inmaterial. Un signo solo se considera marca cuando la unión entre signo y producto es asimilada por la mente del público consumidor. Y es precisamente en este momento en que la marca se consolida como bien inmaterial. Ante ello, resulta necesario el afirmar que el uso obligatorio viene a constituir la propia esencia de la marca.
El uso permite que la marca cobre existencia y cumpla las funciones que le son propias. De ahí que la carga que se le impone a su titular sea más exigente en las legislaciones modernas. En ese sentido, se podría afirmar que no todo uso de la marca es suficiente para satisfacer la obligación legal, teniendo en cuenta que este debe ser un uso calificado. Es así que, de acuerdo a las legislaciones modernas, se exige al titular de la marca un uso efectivo y real, a través de esa expresión se pone de manifiesto que, a efecto de la obligación de usar, deben considerarse irrelevantes los actos del uso de la marca aparentes o ficticios. Así mismo se afirma que mediante la expresión uso efectivo se alude al requisito de la intensidad del uso exigido al titular registral a fin de estimar cumplida la carga legal del uso.
EL USO DE LA MARCA EN EL ÁREA ANDINA
El Artículo 166 de la Decisión 486, señala pautas claras sobre el que debe entenderse relevante a efectos de satisfacer la carga legal. Es así que señala:
SE ENTENDERÁ QUE UNA MARCA SE ENCUENTRA EN USO CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE ELLA DISTINGUE HAN SIDO PUESTOS EN EL COMERCIO O SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL MERCADO BAJO ES MARCA EN LA CANTIDAD Y DEL MODO QUE NORMALMENTE CORRESPONDE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS Y LAS MODALIDADES BAJO LA CUALES SE EFECTÚA SU COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO.
Del texto de la disposición señalada, se desprenden los siguientes requisitos que debe cumplir el uso válido de la marca:
Los productos o los servicios que se distinguen con la marca deben circular y estar disponibles en el mercado. Asimismo, se puede sostener que el simple uso de la marca en publicidad, que no esté acompañado de una oferta real en el mercado de los productos y servicios, no puede constituirse en una prueba de uso.
Es necesario también anotar que la manera de usar la marca varía según se trate de productos o servicios. En esa línea, lo esencial es que el consumidor tenga la posibilidad de identificar el producto o servicio mediante la marca en cuestión. El uso de la marca en un sentido estricto, se da cuando la misma se aplica o se estampa al producto y el mismo entra al mercado para su comercialización. En cuanto a las marcas de servicios, por tratarse de actividades inmateriales y no bienes tangibles, el uso de la marca siempre se hace de manera referencial en el instante que se ofrece o se presta el servicio respectivo.
Los tribunales y las autoridades administrativas deberán fijar en cada caso concreto, el número de unidades que se considera suficiente para cumplir con la carga legal del uso, tomando en cuenta la naturaleza del producto o servicio y otros factores que puedan permitir determinar la cantidad que normalmente corresponde.
USO OBLIGATORIO DE LA MARCA
Una justa ponderación de los intereses del titular de la marca, el de los competidores, el de los consumidores y usuarios y el del sistema económico general se basa en la necesidad de que el titular de una marca utilice la misma. La decisión de usar o no la marca propia es algo que no debe quedar a la voluntad de su titular por el simple hecho de que, paralelamente a su derecho, coexisten los anteriormente citados intereses que también deben quedar protegidos.
El uso obligatorio de la marca registrada es, un mecanismo que ayuda a la consolidación de la marca en el mercado como bien inmaterial, Esta consolidación o posicionamiento tendrá lugar cuando la unión del signo y el producto o servicio sea captada por la mente de los consumidores, Teniendo en cuenta que para que esto suceda, esta marca sea utilizada en los territorios correspondientes.
De acuerdo entonces a lo expuesto, podemos definir al uso de la marca registrada como la carga legal impuesta a su titular, si este pretende que su interés y derecho sobre ella siga prevaleciendo frente a sus competidores, con el afán de proteger a los consumidores y del sistema económico general y que se deriva en última instancia de la propia esencia del derecho de marca.
Y es la misma Decisión 486 en su artículo 167 sostiene que:
EL USO DE LA MARCA PODRA DEMOSTRARSE MEDIANTE FACTURAS COMERCIALES, DOCUMENTOS CONTABLES O CERTIFICACIONES DE AUDITORIA QUE DEMUESTREN LA REGULARIDAD Y LA CANTIDAD DE LA COMERCIALIZACION DE LAS MERCANCIAS IDENTIFICADA CON LA MARCA, ENTRE OTROS.
Cabe destacar en este punto que, en Bolivia, son cada vez más los casos de acciones de cancelación por falta de Uso de una marca, ante las oficinas del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. Esta figura, es tomada en cuenta en la mayoría de las veces, por las denegatorias de las solicitudes de Marca que emite la institución estatal. Y el que ha solicitado la marca, ante la decisión de la Autoridad, se ve forzado a demandar la cancelación de la marca que resulta ser obstáculo para sus pretensiones. Es así que se interpone la acción de cancelación contra el titular de la marca y este el que tiene que presentar las pruebas de uso para evitar que su marca sea cancelada.
En este punto es necesario advertir que el titular de la marca puede presentar pruebas de uso de cualquiera de los países de la Comunidad Andina. Probar el uso en Colombia, Perú y Ecuador resulta aceptable. No obstante, se tiene que considerar que implica para el titular de la marca cierto costo, ya que sus pruebas, para ser aceptadas en Bolivia tiene que cumplir determinadas formalidades como certificaciones y el proceso de legalización por Apostilla. También en este punto es necesario destacar que probar el uso en Bolivia, no resulta tarea fácil en el entendido que se tienen que adjuntar facturas, contratos, que muchas veces de acuerdo a la autoridad no cumplen con los requisitos establecidos por ley, por no contener el nombre de la marca en esos documentos, y porque también no se prueba el uso constante de la marca en el periodo de 3 años anteriores a la interposición de la demanda de cancelación. Se dan casos, en los que la autoridad, no tiene en cuenta cual es la naturaleza del producto como bien lo establece el artículo 166 de la Decisión 486 que al referirse al uso sostiene:
SE ENTENDERA QUE UNA MARCA SE ENCUENTRA EN USO CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE ELLA DISTINGUE HAN SIDO PUESTOS EN EL COMERCIO O SE ENCUENTRAN DISPONIBLE EN EL MERCADO BAJO ESA MARCA, EN LA CANTIDAD Y DEL MODO QUE NORMALMENTE CORRESPONDE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LSO PRODUCTOS O DE SERVICIOS Y LAS MODALIDADES, BALAS CUALES SE EFECTUA SU COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO.
Ante esta disposición, se debe dejar claro que la Autoridad debe CONSIDERAR precisamente la naturaleza del producto, teniendo en cuenta que no es lo mismo hablar de uso de consumo masivo como puede darse en productos de vestir como por ejemplo que el hacerlo en el caso de vehículos d cuya venta, desde ningún punto de venta puede ser considera masiva.
Es conforme a ese criterio que el artículo 258 del Reglamento interno del SENAPI establece El SENAPI tomará en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente ha sido usada:
- La cantidad del producto puesto en el mercado del modo en el que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.
- La cantidad del producto puesto en el mercado del modo en el que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización, es decir se debe tener en cuanta como se comercializan los productos y servicios que amparan.
- La determinación de la cantidad señaladas en el parágrafo I de este articulado, la establecerá la autoridad administrativa conforme a las reglas de la sana crítica o prudente criterio.
- La autoridad administrativa, en virtud al principio de verdad material podrá solicitar de oficio o a pedido de partes, a entidades públicas o privadas aquellos informes que se juzguen necesarios para determinar la cantidad del producto o servicio puesto en el mercado en que normalmente corresponde a la naturaleza de los productos o servicios.
En este punto es necesario puntualizar que, no obstante, la norma citada que en definitiva deja a la sana crítica de la Autoridad, si efectivamente se usa o no una marca, sucede y con frecuencia que la Autoridad no hace una valoración adecuada. Se han dado casos en el pasado que sin hacer una adecuada interpretación y cumplimento de la norma interna, así como de las previsiones al respecto, la autoridad ha cancelado marcas realmente notorias y renombradas, al querer aplicar en su consideración el concepto de uso masivo
En cuanto a quien debe usar el mismo artículo citado, es decir el 165 de la Decisión 486, sostiene que él debe probar el uso es el titular de la marca que ha usado la misma, un licenciatario o bien una persona autorizada por ese titular. En este punto debe tenerse en cuenta que esas pruebas de uso tienen que ser claras, en las que, de manera irrefutable, se muestra quién está usando la marca. En la práctica se dan casos que al no estar indicado claramente la entidad que uso la marca, la Autoridad, no da por válidas las pruebas que se adjuntan al proceso.
Así mismo con relación a las pruebas que sean adjuntadas como pruebas de uso de la marca, las mismas, de Acuerdo a procedimiento administrativo, tienen que ser aportadas en la respuesta a la cancelación, En caso que se interpongan en un determinado PROCESO, recursos administrativos, solo se admitirán las pruebas de reciente obtención.
Las solicitudes de cancelación de marcas por falta de uso son cada vez más frecuentes en los últimos años. Este viene a convertirse así en uno de los problemas más recurrentes por los que atraviesan los titulares de marcas, en especial, los que no cuentan con un adecuado asesoramiento o bien porque por algún motivo han variado su domicilio señalado en el registro.
Es en ese sentido que se recomienda que el titular de un registro comunique a la Autoridad correspondiente, si ha efectuado un cambio en la dirección del domicilio señalado.
Así también se recomienda que el titular de la marca tenga todas las pruebas de uso necesarias de las marcas registrada (facturas, publicaciones en redes sociales, entre otros).
Tener en cuenta que si no si bien el titular de la marca, no está usando la marca en territorio boliviano, serán válidas las pruebas de uso que se tengan de los otros países para demostrar que si efectivamente la marca se está usando.
También el titular de la marca registrada debe tener en cuenta que, si su marca o marcas presenta variaciones gráficas o denominativas, se tendría que iniciar un nuevo trámite de registro, previo asesoramiento de un profesional entendido en la materia.
Habiéndonos referido al uso de la marca, es necesario advertir que, si no se da el uso descrito, en las condiciones que las normas establecen, la marca en cuestión será cancelada. Para tener el alcance de la acción de cancelación, es necesario remitirte al artículo 165 que a la letra dice:
LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE CANCELARA EL REGISTRO DE UNA MARCA A SOLICITUD DE UNA PERSONA INTERESADA CUANDO, CUANDO SIN MOTIVO JUSTIFICADO LA MARCA NO SE HUBIESE UTILIZADO EN AL MENOS EN UNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS, POR SU TITULAR, POR UN LICENCIATARIO O POR OTRA PERSONA AUTORIZADA PARA ELLO DURANTE LOS TRES AÑOS CONSECUTIVOS PRECEDENTES A LA FECHA QUE SE INICIE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN.
la acción por falta de uso de la marca, también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición en la vía administrativa.
De todo lo expuesto se concluye claramente que resulta una innegable obligación del titular de la marca, el usarla, teniendo en mente que no solo se la debe registrar como un mero derecho expectativo, ya que si no se lo hace se corre el inminente riesgo que la misma sea cancelada y termine esta bajo la titularidad de un tercero interesado en registrarla y explotarla, tomando ventaja del posicionamiento ya conseguido.